Ley de Patentes Aséptica: ¿Qué lado de lo literal prefiere?

Jan 30, 2024

por Dennis Crouch

Steuben Food perdió recientemente su caso de infracción contra Shibuya Hoppmann y el tribunal de distrito consideró (1) ladoctrina de equivalentes(DOE) no puede extenderse para cubrir la técnica de llenado de botellas asépticas acusada y además (2) ladoctrina inversa de equivalentes protege al acusado contra cargos de infracción literal. Steuben Foods, Inc. contra Shibuya Hoppmann Corp., No. 1:19-cv-02181-CFC, 2023 WL 2498810 (D. Del. 14 de marzo de 2023) (Patentes de EE. UU. Nos. 6,209,591; 6,536,188; y 6,702,985) (Juez principal Connolly). El caso ahora está pendiente de apelación en el Circuito Federal y el escrito de respuesta del demandado ganador deberá presentarse a mediados de septiembre.

Existe una competencia feroz en la industria embotelladora y Shibuya vendió líneas de embotellado a un importante cliente de Steuben. Steuben demandó a Shibuya por tres patentes e inicialmente ganó con un jurado que le otorgó 38 millones de dólares en daños y perjuicios por infracción. Sin embargo, el juez principal Connolly rechazó el veredicto del jurado al emitir un fallo a pesar del veredicto, sosteniendo que ningún jurado razonable podría haber encontrado infracción. Las reglas de procedimiento civil ahora identifican a JNOV como el nombre quizás más políticamente correcto de Juicio como Cuestión de Derecho (JMOL). El nuevo nombre evita la incómoda verdad de que el proceso implica el rechazo de una decisión del jurado protegida constitucionalmente.

Según lo que he leído (que ciertamente no incluye todavía el escrito del apelado), me pondría del lado de Steuben Foods en este caso. El juez Connolly fue demasiado agresivo al rechazar el veredicto de infracción del jurado; demasiado agresivo al aplicar la doctrina del vicio a una sola palabra dentro del reclamo; y demasiado agresivos en la aplicación de la doctrina inversa de los equivalentes, latente durante mucho tiempo.

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La decisión del juez Connolly en el JMOL gira en torno a dos doctrinas controvertidas del derecho de patentes: la doctrina de los equivalentes y su inversa, la doctrina inversa de los equivalentes.

Doctrina de equivalentes

La doctrina de equivalentes permite al titular de una patente establecer una infracción, incluso cuando un producto o proceso acusado no entra literalmente dentro de las reivindicaciones de la patente, si el producto o proceso acusado contiene sólo diferencias insustanciales con respecto a las reivindicaciones de la patente. La Corte Suprema reconoció la doctrina de equivalentes en Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 US 605 (1950), explicando que opera para evitar copias que solo realicen cambios menores e insustanciales para evitar el alcance literal. de las reclamaciones. La doctrina se justifica sobre la base de que el lenguaje tiene limitaciones inherentes a la hora de captar el verdadero alcance de una invención, por lo que los equivalentes ayudan a proteger al inventor y promover la innovación. Sin embargo, la doctrina es controvertida porque amplía el alcance de las patentes más allá de los términos literales de las reclamaciones, reduciendo la notoriedad pública y potencialmente atrapando en infracción a tecnologías desarrolladas posteriormente. La Corte Suprema impuso limitaciones clave a la doctrina en Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 US 17 (1997), exigiendo que la equivalencia se evaluara elemento por elemento y prohibiendo el vicio de las limitaciones de las reclamaciones.

La patente de Steuben de 1985 cubre una máquina de esterilización e incluye el siguiente elemento: "en el que dicho esterilizante atomizado se añade de forma intermitente a dicho conducto". Reivindicación 1 (énfasis añadido). Sin embargo, el problema es que se demostró que el dispositivo acusado agregaba el esterilizante continuamente. Aunque el jurado encontró infracción por parte de equivalentes, el tribunal de distrito razonó que la doctrina de los equivalentes no podía aplicarse en este tipo de situación binaria. Esto llevó al tribunal a concluir que permitir equivalentes para el funcionamiento continuo viciaría la limitación del funcionamiento intermitente. En la apelación, Steuben sostiene que el tribunal ignoró el precedente que prohíbe el uso de un enfoque de "elección binaria" para abordar el vicio. Véase Deere & Co. v. Bush Hog, LLC, 703 F.3d 1349, 1356–57 (Fed. Cir. 2012) (“Los tribunales deben tener cuidado de no acortar esta investigación identificando una elección 'binaria' en la que un elemento está presente o 'no presente'”). El titular de la patente también argumenta que hay pruebas sustanciales que respaldan el veredicto equivalente del jurado basado en la aplicación de la prueba adecuada de función, vía y resultado.

Por lo tanto, este aspecto de la disputa plantea cuestiones importantes sobre cuán estrictamente debe aplicarse la doctrina de los equivalentes. Y, además, cuestiona la distribución de poder entre juez y jurado a la hora de encontrar infracción.

Doctrina inversa de equivalentes

Un aspecto más sorprendente de la decisión del juez Connolly es su aplicación de la doctrina inversa de los equivalentes. El DOE inverso permite a un infractor acusado escapar de la responsabilidad, incluso si su producto o proceso satisface literalmente todos los elementos de la reivindicación de patente, si el producto o proceso acusado cambia tan sustancialmente en principio que realiza la misma función o una similar en un formato sustancialmente diferente. forma. La doctrina se originó en un precedente de la Corte Suprema como Graver Tank y fue diseñada para evitar la extensión injustificada del alcance de las patentes sobre tecnologías desarrolladas posteriormente que funcionan de nuevas maneras. Sin embargo, la doctrina es controvertida porque niega lo que de otro modo constituiría una infracción según el estatuto, entra en conflicto con la interpretación literal de las reclamaciones y rara vez los tribunales la aplican en la actualidad.

Para la patente '591, el tribunal inferior rechazó el veredicto del jurado de infracción basado en el DOE inverso, sosteniendo que el producto acusado operaba "de una manera sustancialmente diferente" de la invención de Steuben como se describe en su especificación. En este caso, los reclamos requerían una “segunda ubicación estéril”. Steuben logró esto con un rediseño de las válvulas de llenado para evitar atraer contaminantes y el uso de esterilizantes. Por otro lado, el producto acusado utilizó un fuelle que rodeaba el vástago de la válvula para evitar la contaminación.

El tribunal de distrito consideró que el enfoque del producto acusado encajaba dentro del alcance literal de la reclamación, pero aún así no infringía porque el enfoque era radicalmente diferente del descrito en la especificación de Steuben.

En el caso, Shibuya proporcionó un testimonio experto sobre las diferencias clave de funcionamiento al comparar el producto acusado con las realizaciones reveladas. Durante el juicio, el titular de la patente se centró en el lenguaje de la reivindicación y no intentó refutar el argumento de que los enfoques subyacentes para crear la región estéril eran bastante diferentes. (Al parecer, Steuben también caracterizó erróneamente la divulgación de las patentes). En su decisión JMOL, el tribunal concluyó que la evidencia no refutada de una diferencia significativa era suficiente para otorgarle a Shibuya derecho a JMOL por no infracción bajo la doctrina inversa de equivalentes. El tribunal enfatizó aquí que la cuestión crítica es si el dispositivo acusado ha cambiado tanto en principio que opera sustancialmente de manera diferente a la reclamación, incluso si literalmente infringe.

En la apelación, Steuben argumenta que el tribunal aplicó fundamentalmente mal el análisis DOE inverso al comparar el dispositivo de Shibuya con las especificaciones de la patente en lugar de con las reclamaciones reales. También sostiene que el DOE inverso niega indebidamente la infracción, lo que entra en conflicto con la Ley de Patentes.

El Circuito Federal tiene ahora la oportunidad (y el deber) de dar forma a la ley sobre estas dos importantes doctrinas equivalentes. En cuanto a la doctrina de equivalentes, el tribunal puede brindar orientación sobre la aplicación de una prueba legal de vicio frente a la prueba objetivamente intensiva de función-vía-resultado. En el período previo a la reciente decisión de Amgen, muchos de nosotros hemos tenido discusiones continuas sobre la relación entre las doctrinas de divulgación (habilitación/WD) y la doctrina de los equivalentes. A medida que se bloquea una doctrina, hay más presión para expandir la otra. Con tanta atención en el lado de la divulgación, puede que sea hora de aliviar las limitaciones del DOE.

Para la doctrina inversa de los equivalentes, el tribunal puede aclarar si esta doctrina tan difamada sigue siendo viable en el marco legal actual. Y si es así, el tribunal debería delimitar el papel adecuado de la doctrina inversa frente a la interpretación literal de las reclamaciones. Al igual que con el DOE, yo diría que el DOE inverso debería entregarse al jurado para que decida en lugar de al JMOL.

La apelación fue presentada por Cook Alciati (ex asesor principal de propiedad intelectual de Steuben, ahora en práctica privada en Gardella Grace). Un equipo de Sterne Kessler, aparentemente dirigido por el especialista en apelaciones JC Rozendaal, representa al demandado apelado.

Profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri. Ver todas las publicaciones de Dennis Crouch →